知识产权协议中的“分许可”条款如何约定？ | 同说知产

Question

如题所述

Answer 1

知识产权协议中的“分许可”条款，如同一座微妙的桥梁，连接着许可人、被许可人与第三方，其重要性不容忽视。这一条款规定了被许可人能否将授权内容进一步转授给第三方，通常受到区域、范围和期限的严格限制。常见的约定类型有“非独占可分许可”和“未经许可禁止分许可”，这两种模式背后蕴含着策略和风险。

在分许可的复杂世界里，合同谈判的焦点在于许可人对分许可的态度。他们可能出于竞争考量，禁止或者有条件地允许分许可。被许可人则会积极争取，以期扩大自身的权益。比如，若协议中明确禁止分许可给关联方或第三方，还需留意“have made”权，防止被许可人通过外包生产规避禁令，但过度规制可能导致权益受损。

在CoreBrace LLC诉Star Seismic LLC的案例中，法院强调“have made”权与分许可的本质差异。在制定协议时，需明确区分两者，确保被许可人通过雇佣他人行使制造权不被视为实质性的分许可。协议中应明确授予和未授予的权利，特别是当涉及“生产、使用和销售”许可时，除非明确排除，否则可能包含第三方分许可。

对于允许分许可的约定，谈判者需关注几个关键点：分许可的程序，如提前通知许可人；分被许可人的界定，清晰区分关联企业与外部第三方，以防止协议被滥用；分许可费用的计算，可能基于收入比例或报告机制，确保第三方收益的透明度。

在定义“关联企业”时，新成立或控制关系变化的企业应受到限制。分许可收入的确定需依据技术特性和协议条款，尤其在被许可人自身技术授权的情况下，确保收入计算的公正和明确。

分许可条款的制定需要细致入微，兼顾法律问题与商业利益。它不仅影响基础许可的效力，也牵涉到各方权利和义务的平衡。比如，在交叉许可中，分许可条款的设定应保护许可人的权益，如限制免费分许可并确保被许可人同意相关条款。

最后，我们引用了多个权威来源提供深度见解：2017年的UC与Medivation纠纷（[6] Law360）、Stout Insights的“Sublicenses: Have You Gotten What You Bargaigned For?”（[7] 2022年11月29日）以及Wiggin & Hall的“Patent Licenses: Licensing Fundamentals”资源（[8] 2022年11月26日）为理解分许可条款提供了丰富的参考和指导。

了解和妥善处理这些细节，是每个知识产权协议中不可或缺的一环，它关系到各方在知识产权领域的权益保障和商业合作的顺利进行。